プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(product by process claim)に関する最高裁判決

 

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈

これまで、特許発明がプロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された場合に、異なる方法で製造された同一物にも効力が及ぶか否かについて議論がありました。

従来の知財高裁大合議判決では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを「真正PBPクレーム(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)」(物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するもの)と、「不真正PBPクレーム」(物の特定を構造や特性によってすることが困難な事情が存在しないもの)とに分類し、「真正PBPクレーム」には物同一説を適用し、「不真正PBPクレーム」には製法限定説を適用するという考え方を採用していました。

しかし、下記の最高裁判決では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを真正か不真正かを問わず、物同一説を統一的に適用するとしました。また、「不可能・非実際的事情」が存在する場合に限り、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが明確性要件(特許法36条6項2号)に適合すると判示し、知財高裁大合議判決を破棄差し戻しました。(平成29年度知的財産に関する日中共同研究報告書等 参照)

なお、最高裁判決を踏まえ、特許庁では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する審査の取扱いを変更していることに注意が必要になります。

 

 

「プラバスタチンナトリウム事件」最高裁判決(最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号)

判示事項

  1. 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定
  2. 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件

裁判要旨

  1. 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定される。
  2. 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。

平成24(受)1204判決文

 

「プラバスタチンナトリウム事件」最高裁判決(最判平成27年6月5日(平成24年(受)第2658号)

判示事項

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨の認定

裁判要旨

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定される。

平成24(受)2658判決文

 


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